注册商标三年未使用申请撤销权被滥用时

民营企业如何依法应对

刘先龙

（云南尚矩律师事务所 云南 650206）

摘要：品牌战略给商标赋予了太多内涵与期望，法律赋予了任何单位和个人都可以对注册商标提起三年未使用撤销申请；申请撤销人目的有善意的更有恶意的，更致命的是法律规定了使用注册商标的举证责任在注册商标持有方，不举证答辩或举证答辩不力，将直接导致注册商标被撤销丧失专用权，会给企业造成重大经济损失。民营企业如何有效应对，考验民营企业管理人的经营智慧与法律风险防范能力，本文结合理论和实践经验，剖析依法应对之法。

关键词：注册商标；三年未使用；申请撤销权；滥用应对

改革开放40年来，我国企业品牌战略从无到有，从弱到强，近年来，我国品牌强国战略顶层设计更是高屋建瓴，相继出台有《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》，商标保护执法也力度空前。崛起的各大民营企业、中小型民营企业，直接受益于国家品牌战略、自己的品牌意识。截止2018年12月15日，我国商标注册量18048808件，“商标大国”名副其实。但仅在2017年，国家知识产权局商标局受理撤销连续三年不使用申请5.7万件，同比增长43.19%，依申请撤销了三年不使用商标2.8万件，笔者于2017年10月至2018年10月，处理了法律顾问单位曲靖市石林瓷业有限责任公司被遥远的、陌生的、无关联的北京慧能泰丰信息咨询有限公司、北京正理商标事务所有限公司恶意以“连续三年未使用”申请撤销“STONES”注册商标案，对方申请被商标局驳回后又恶意启动商标评审委员会复审程序。被“以连续三年不使用”为由申请撤销注册商标，是谁在申请、为何申请、怎样保住注册商标或挽回注册商标损失，这是民营企业品牌战略、管控法律风险必须要面对的课题。

一、滥用申请撤销权者的目的分析

《商标法》规定注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，有其重要意义也符合国际惯例，但并没有规定对随意、恶意提出撤销申请的惩处措施，基于各种利益，滥用申请撤销权者有逐年增加趋势，注册商标企业、商标局也不堪其扰。滥用申请撤销权者的目的大致有如下几种。

1、打压竞争对手

在激烈的市场竞争环境下，商场如战场一点不夸张，商标品牌往往是一个企业的旗帜与灵魂，往往是竞争对手优先攻击的目标，竞争对手也许会随意性的申请撤销、也许会抓住注册商标企业商标使用证据保管漏洞、也许抓住经营地址变动无法正常接收国家机关文书等等机会，给注册商标企业造成困惑诉累或信誉损失，甚至失去注册商标。

2、新商标注册申请人觊觎已注册商标

    商标包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，但截止2018年12月15日，我国商标注册量18048808件，新设计的商标再怎么组合通过率会越来越低，内涵丰富的注册商标更是让后申请者垂青，可能有人正想通过申请撤销注册商标方式找机会重新申请被撤销的注册商标或注册相近似的商标。

3、注册商标利害关系人的策略

    2017年，国家工商行政管理总局商评审委员会裁决各类商标评审案件总计16.89万件，可见商标权纠纷呈大幅增长态势，先使用者、近似商标使用者等注册商标利害关系人基于策略也会酌情考量以注册商标连续三年不使用理由申请撤销注册商标，此种方法对申请人低成本，还会给注册商标企业造成很大的压力与诉累，还会因注册商标企业不应对或应对不力带来惊喜。

4、商标作为“可贵”资源催生了职业申请撤销人

一些商标代理机构、咨询公司、信息公司等会利用互联网大数据、商标代理信息、注册商标信息等，搜索保护意识不强的中小民营企业注册商标，以申请撤销要挟获取非法利益，也会接受竞争对手、利益相关方指使以申请撤销注册商标手段获取非法利益。更有甚者是申请撤销人与代理机构恶意串通，让注册商标企业出钱委托代理机构应对或固定支付商标管理费。如此产生了职业申请撤销人，近年有发展迅速的趋势。

可见恶意滥用申请撤销者是在利用法律的漏洞获取利益损害注册商标企业权益的。

二、积极正确使用注册商标，是防御恶意申请撤销的最基本、有效的方法

1、注册商标使用的主体须合法

企业进行分立、合并、转制或更名等形态变化时，其商标权主体已经相应发生变化，却没有办理商标转让或更名的行为，即商标权主体“当变不变”；企业形态没有发生变化，却自行改变了商标注册人的名义的行为，即商标权主体“不当变而变”；自行将注册商标转让给他人并以他人名义进行使用的行为；商标许可使用不当的行为等。不是合法主体使用视为未使用。

2、使用的商标须符合注册商标

自行改变注册商标的文字、图形、颜色或其组合等显著特征的，会被视为注册商标未使用。

3、使用注册商标的商品或服务项目名称、范围须合法

超出核定使用的商品或服务范围使用其注册商标并仍然加注注册商标标记的行为、擅自改变核定使用的商品或服务项目名称，或者实际使用的商品名称模糊概念含混等，可能不被视为实际使用商标。

4、授予使用应依法进行

授予他人使用注册商标的，未签订正式合同，未进行有效监督，被授予人未正确合法使用等，也有可能被视为未使用。

5、注册的储备商标、防御商标，只在三年中适当使用的

对未实际使用的只用作企业储备商标、防御商标的注册商标，三年中仅以维持商标注册为目的的象征性使用，会被视为未使用。

6、可不使用注册商标的法定正当理由消除后，要及时恢复注册商标使用

《商标法实施条例》第六十七条规定可以依法不使用注册商标但仍受法律保护的四种情形为不可抗力、政府政策性限制、破产清算、其他不可归责于商标注册人的正当事由。出现以上情形要注意留存证据，以上情形消除后应及时恢复注册商标的使用。

7、建立注册商标使用档案

注册商标的民营企业，为防范于未然，平时的经营管理过程中，就应建立档案管理制度，因为一但遭遇被申请撤销，举证责任在注册商标的一方，民营企业应着重收集保管注册商标使用的证据包括：注册商标参与各类评选取得的荣誉及评选资料、注册商标订制合同及发票、注册商标产品的销售合同发票、有注册商标标识的宣传资料产品、有注册商标标识的产品生产服务开展的影像资料、有注册商标标识的各类媒体宣传记载资料、涉及注册商标描述的第三方或国家机关资料、产品出口资料、被授权人使用情况资料等等。

8、企业在平时的生产经营活动中应注重显示、宣传自己的商标

    注重注册商标使用宣传。许多以三年未使用为由提起撤销申请的非善意行为，大多是通过网络搜索搜不到明显使用情况才提出的撤销申请的，所以注册商标民营企业应在网络上或其它媒体上加大注册商标产品、服务的宣传，显示注册商标的实际有效使用，让恶意申请撤销者望而却步。

三、收到商标局《关于提供注册商标使用证据的通知》如何举证及答辩

国家工商行政管理总局商标局于2017年1月4日发布的新修订后的《商标审查及审理标准》对证据作了细致的要求。

1、证据表现形式

能够提交的证据着重为：注册商标参与各类评选取得的荣誉及评选资料、注册商标订制合同及发票、注册商标产品的销售合同发票、有注册商标标识的宣传资料产品、有注册商标标识的产品生产服务开展的影像资料、有注册商标标识的各类媒体宣传记载资料、涉及注册商标描述的第三方或国家机关资料、产品出口资料、被授权人使用情况资料、不使用注册商标正当理由事实材料、使用与注册商存在细微差别的商标证据。

    2、证据要求

（1）指定三年内的使用证据。连续使用三年时间起算点应当自申请人向商标局申请撤销该注册商标之日起，向前推算三年。商标局《关于提供注册商标使用证据的通知中》会明确时间区间，证据要能体现具体的时间信息。

（2）应当提交真实的商业使用证据。提供的证据应当是真实的商业使用证据，带有商业性质，证据需要客观真实，避免虚假的合同、发票、广告宣传。未在公开的商业领域使用、仅作为赠品使用、仅有转让或许可行为而没有实际使用、仅以维持商标注册为目的的象征性使用等方面的证据，司法实践中会被认定使用证据无证明力。

（3）尽量提交在公众场合使用的证据。商标的使用并非企业内部使用，应当以相关公众消费者为识别群体，商标需要在公开的商业领域进行使用，使得相关公众能够知晓商标的存在。

（4）提供的使用证据要形成完整的证据链。所有提供的商标使用证据要形成一一对应关系，形成商标使用的完整证据链，比如销售合同、销售发票就要一一对应。

（5）应提供在大陆范围内的使用证据。《商标法》调整的地域范围是在大陆内部的使用行为。

3、答辩要点

答辩要以证据为依托，没证据的答辩都是废话，没半点作用。

应紧紧围绕《商标法》第四十九条第二款、《商标法实施条例》第六十七条、《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条规定，因为只有以上规定的三种情形，以实际情况选择以被申请撤销之日前三年中有效使用、正当理由未使用或有使用与注册商标存在细微差别的商标为论点。

四、注册商标被申请撤销必须按程序要求积极应对

按《商标法实施条例》第六十六条明确规定收到通知不提交证据答辩或不按期提交证据答辩，直接将导致注册商标被撤销的法律后果。

在申请撤销人不服驳回撤销决定向商标评审委员会提起复审阶段，注册商标企业也不可放松警惕，也要积极针对复审理由补充证据、进行答辩，否则也有让申请人得成的风险。

若申请撤销人复审被驳回纠缠启动行政诉讼程序，注册商标企业作为诉讼第三人更要配合商标局、商标评审委员会打好行政诉讼，积极提供证据原件积极维护证据的有效性。以期让行政机关行政诉讼胜诉，维护自身注册商标权益。

五、注册商标被依申请进行撤销后的法律救济及应对

《商标法》第五十四条、第五十五条都规定了复审、行政诉讼的法律救济程序。

1、复审

不管你是没举证答辩或是举证答辩不力，造成注册商标被撤销的，收到决定十五日内向商标评审委员会申请复审，争取还有机会，放弃了注册商标依法就真没了，找准程序、事实、适用法律方面的问题，组织好证据好好应对。

2、法院救济途径

当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院提起行政诉讼。要从行政裁定程序上、事实认定、证据采用、法律适用方面存在的问题入手，收集提交新证据。

3、重新申请注册被撤销商标

《商标法》第五十条规定，企业注册商标被撤销后复审、行政诉讼都败诉的，还可在被撤销1年后重新申请被撤销的注册商标作为注册商标。当然，是否能通过审查不一定，但至少是有机会的。

4、启用注册的储备商标、防御商标

民营企业为了最大限度的减少商标被申请撤销风险，应争取注册几个储备商标、防御商标，以便于常用注册商标被撤销后还有其它商标补充使用，尽量减少注册商标被撤销对企业经营的冲击，将损失降到最低。

六、对恶意滥用申请撤销权的损害利益的，要依法予以回击。

虽然商标法规定任何单位可以连续三年未使用为理由提出注册商标撤销申请，未规定恶意申请的法律责任，但法律此规定的初衷是为了督促商标的实际使用，避免商标资源浪费，以促进公平竞争,同时排除他人使用的障碍,避免因注册泛滥导致的“权利冲突”和“资源垄断”现象，遏制和打击恶意注册、囤积商标等非正常申请行为。

而在现实中不少利益投机分子，利用该条法律的规定，随意恶意撤销实际一直在使用的企业注册商标，这既加大了商标局的工作强度，也给企业的生产经营带来障碍。因此对于恶意撤销的申请人，企业也不应该选择沉默，应积极搜集相关证据，恶意申请者大多为了获得非法利益，要让其灭亡必让其疯狂，他们也可能踩踏其它法律红线，如《反不正当竞争法》、《治安管理处罚法》、甚至是触犯《刑法》的敲诈勒索罪、损害商业信誉商品声誉罪、非法经营罪等等，企业在积极、谦卑的应对注册商标撤销申请时，在坦然应对舆论危机时，也要善于拿起法律武器，依法追究恶意申请者、滥用撤销申请权者民事、行政、刑事法律责任。
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